Осталось меньше месяца до старта юбилейного 25-ого форума «Интеллектуальная собственность»! Уже сейчас мы узнаем больше полезной и ценной информации о темах выступлений спикеров и даже получаем от них развернутые комментарии по тезисам, которые во всех подробностях будут раскрыты в докладах! Наш спикер сегодня – адвокат, партнер и глава практики интеллектуальной собственности и информационных технологий Юридической фирмы «BIRCH LEGAL», старший преподаватель Департамента права цифровых технологий и биоправа Факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Екатерина Тиллинг, которая вместе со своей коллегой Анной Лапшиной – старшим юристом практики интеллектуальной собственности и информационных технологий BIRCH LEGAL готовит доклад по теме «патентных троллей».
– Екатерина, уверены, что подавляющее большинство гостей нашего мероприятия знают о существовании так называемых «патентных троллей», но все же хотелось бы дать им определение. Кто они такие?
«Патентными троллями» можно назвать физических и юридических лиц, которые приобретают права на регистрируемые объекты интеллектуальной собственности, направляют претензии и предъявляют иски предпринимателям за нарушение исключительных прав. Они, как правило, не ведут хозяйственную деятельность: не производят товары и не оказывают услуги. В то же время, их деятельность, на первый взгляд, ассоциируется с объектами патентного права. Однако в большинстве случаев патентные тролли предпочитают работать с товарными знаками. Таким образом, «патентного тролля» можно идентифицировать по следующим признакам:первое – он не использует объекты интеллектуальной собственности, либо использует их номинально. Это может быть актуально, например, для целей защиты от иска о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знка; второе – «патентный тролль» приобретает большое количество объектов интеллектуальной собственности, интеллектуальная собственность является его главным или единственным активом; третье – товарные знаки «патентных троллей», как правило, представляют собой наиболее широко используемые словесные обозначения. Есть еще несколько важных критериев, но о них Анна расскажет в апреле.
– Скажите, а как действуют «патентные тролли»?
Пожалуй, главное, что стоит здесь учитывать – «патентные тролли» могут получить исключительные права на объекты патентных прав и товарные знаки следующими способами: а) путем приобретения исключительных прав в результате самостоятельной регистрации и б) через приобретение исключительных прав на банкротных торгах или у предпринимателей, которые не заинтересованы в использовании объекта.
– Может быть, есть что-то еще?
Да, конечно. Нередко они прибегают к следующим «активностям»: Киберсквоттингу, т.е. регистрациимножества, иногда до нескольких тысяч доменных имен не для собственного использования, а с целью последующей уступки прав на их использование или сдачи в аренду по многократно завышенным ценам; Бренд-сквоттингу – регистрации чужих незарегистрированных (свободных) обозначений в качестве товарных знаков с целью их последующей «продажи», преимущественно производителям товаров/услуг, вовремя не зарегистрировавшим эти знаки на свое имя. Далее происходит предъявление претензий лицам, которые «нарушают» исключительное право «патентного тролля». Некоторые из таких «нарушителей» не имеют средства на ведение судебного спора и потому соглашаются на выплату заявленной в претензии суммы. При этом такая сумма зачастую может быть выше судебных издержек. Поскольку в России судебные издержки не так обременительны для участников судебного разбирательства, по сравнению с международной практикой, российским «патентным троллям» не так уж и сложно обратиться за судебной защитой своих прав. Кроме того, в команде «патентных троллей», как правило, имеется профессиональный юрист-судебник. Как итог, одни «патентные тролли» обращаются за судебной защитой, другие же ограничиваются лишь предъявлением претензий. При этом крайне важно сразу не соглашаться на выплату компенсации за нарушение прав в случае получения претензии от «патентного тролля».
– Екатерина, это очень интересно! Скажите, мы сможем узнать о том, как они действуют, на конкретных примерах?
Разумеется! Теория – это одно, а практика – совсем другое! Сейчас с Анной Лапшиной мы собрали группу интересных кейсов, где на «живых» примерах будет видно, как «патентные тролли» занимаются откровенным вредительством. В презентации покажем конкретные товарные знаки, посмотрим, что успели «нагенерить» недоброжелатели. Вообще могу сказать так, что само по себе слово «тролль» стало использоваться в экспертной терминологии неслучайно. Как мы знаем из народного эпоса, тролль – это всегда отрицательный герой, вредитель, которому противостоит герой положительный. Если перенести эту аналогию на юридическую плоскость, суть от этого не меняется.
– Насколько осложняется защита прав на интеллектуальную собственность, если иметь дело с троллями?Ведь формально они не нарушают действующее законодательство…
Борьба с «патентными троллями» осложняется тем, что его команда, участвуя во множестве споров, действует достаточно профессионально и потому для отражения их требований требуется квалифицированная защита. Подчеркну, что для превентивной защиты необходимо построить и наладить механизмы управления и защиты интеллектуальной собственности: вовремя регистрировать собственные объекты, стремиться выбирать оригинальные решения, а не распространенные слова и словосочетания в случае с товарными знаками. Если же объект не зарегистрирован, в случае спора необходимо искать другие объекты для защиты (коммерческоеобозначение, объекты авторского права). В патентном праве необходимо доказать право преждепользования. Также если компания столкнулась с «патентным троллем», необходимо внимательно подойти к разработке стратегии защиты, принимать активные действия и не пренебрегать различными формами защиты права. Представляется важным оспаривать патент или товарный знак патентного тролля, доказывать его недобросовестность и злоупотребление правом.
– Поделитесь случаем из практики?
Пожалуй, да. В случае бездействия суд может взыскать компенсацию, установленную в статьях 1406.1. ГК РФ и1515 ГК РФ. Например, в деле № А67-9725/2021 суд апелляционной инстанции не согласился с судом первой инстанции о недобросовестности в поведении истца при применении мер защиты исключительным прав. Суд мотивировал решение тем, что в материалах дела не было представлено доказательств, свидетельствующих о массовом характере регистрации за истцом товарных знаков и неоднократном предъявлении к истцу участниками гражданского оборота требований о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков и удовлетворение данных требований судами. Таким образом, факт иска таким лицом как «патентный тролль» не является однозначным аргументом для защиты от иска в суде. Помимо одних только доводов о недобросовестности «патентного тролля», необходимо предоставить доказательства такого недобросовестного поведения. Например, что истец («патентный тролль») не использует товарный знак, не ведет фактическую деятельность, а получает доход только от претензий.
– В данном случае Вы указываете на то, что «патентный тролль», грубо говоря, «не использует зарегистрированные товарные знаки по назначению». Насколько легко это доказать в суде?
В делах о досрочном прекращении товарных знаков патентные тролли часто приносят довольно сомнительные доказательства использования товарных знаков. В этом случае истцу необходимо заявлять аргументы о номинальном использовании товарного знака, о фальсификации доказательств при наличии оснований. Приведу еще один пример из практики. Истец дважды пытался прекратить правовую охрану товарного знака г-наИбатуллина: первый раз не оказался успешным (СИП-1059/2019), однако во второй раз правовая охрана была прекращена (СИП-966/2021). В первом деле г-н Ибатуллин предоставил доказательства использования товарного знака, в связи с чем в удовлетворении требований было отказано. Во втором деле истец обратил внимание на лицензионный договор, предоставленный г-ном Ибатуллиным, связался с другой стороной и выяснил, что договор является мнимым, то есть был заключен лишь для вида. По мнению истца, Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № СИП-1059/2019 не дал правовую оценку лицензионному договору с предпринимателем Кондаковой Н.Я., который по своей природе является мнимой сделкой, совершенной для вида и без намерения на создание правовых последствий.
Так, (1) протоколом осмотра места происшествия от 15.03.2021 г. установлено отсутствие какой-либо вывески «Командор» на дату осмотра; (2) из объяснений Кондаковой Н.Я. от 15.03.2021 г. следует, что она фактически не осуществляла использование товарного знака «Командор», а лицензионный договор с предпринимателем Ибатуллиным А.В. был подписан по просьбе ее знакомой и без намерения на реальное исполнение, в обмен на баннер хорошего качества для магазина.
– Екатерина, что ваша команда ожидает от грядущего мероприятия?
Традиционно мы приветствуем живое общение с коллегами, обмен мнениями и экспертизой. Надеемся, что предложенная нами тема и дискуссия будет интересна аудитории. Мы всегда рады ответить на вопросы коллег и поэтому будем благодарны каждому, кто захочет обсудить с нами описанный круг вопросов. Как я уже и сказала ранее, выступать будет Анна Лапшина. Вполне вероятно, что к началу Форума появятся дополнительные кейсы, помимо уже подготовленных. Так что, я уверена, дискуссия будет насыщенной и очень содержательной.