Источник фото: shutterstock. Цитирование, копирование и распространение данного материала и/или его фрагментов возможно только при размещении активной ссылки на данную публикацию.
6 и 7 апреля 2023 года в Москве пройдет XXIV Форум по интеллектуальной собственности – главная встреча года экспертов по теме ИС: инхаус-юристов, консультантов, патентных поверенных. Ключевыми темами для обсуждения станут новые правовые режимы, связанные с работой в условиях санкционных ограничений, трансграничные споры, последствия ухода из России иностранных брендов и компаний, параллельный импорт.
Один из тематических блоков форума будет посвящен стратегии защиты товарных знаков в странах Азии. В преддверии форума мы поговорили со спикером сессии, адвокатом, патентным поверенным IP-практики АБ «Андрей Городисский и Партнеры» Вероникой Попеленской – о стратегиях в борьбе за бренды в 2023 году.
– Вероника, почему для своего выступления вы решили выбрать именно тему защиты товарных знаков в азиатском регионе? Актуальность ей задал минувший 2022 год и заметная миграция компаний в азиатский регион?
В условиях нестабильной ситуации в мире тема релокации бизнеса продолжает оставаться актуальной. Тот же бизнес, что остается в России, ищет новых партнеров и поставщиков в странах Азии взамен ушедших западных. В нашем адвокатском бюро возросло количество обращений клиентов с просьбой помочь защитить их товарные знаки за рубежом, в частности – в азиатском регионе. У компаний возникают разные вопросы, например, как защитить свои товарные знаки в той или иной стране, нужна ли вообще защита, что будет, если использовать знаки без регистрации, как преодолеть препятствия к успешной регистрации, если они возникают, и другие.
– Какие новые сложности появились у компаний, желающих провести процедуру международной регистрации товарного знака? Как эти правила меняются в зависимости от локации и выбранного механизма?
Сложности стали возникать в основном – технического порядка по вопросам оплаты пошлин Международного Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Заявителям необходимо, во-первых, самим не находиться в санкционном списке, а во-вторых, выбирать для оплаты банк, который также не подпадает под санкции. В противном случае швейцарский банк Международного бюро откажет в акцепте платежа пошлины. Без уплаты пошлины международная заявка теряет свое действие.
Локация заявителя также имеет значение. Подача международной заявки на товарный знак возможна только на базе национальной заявки. Поэтому при перемещении бизнеса в другую страну нужно помнить о необходимости скорейшей подачи национальной заявки на товарный знак и получения регистрации в этой стране, если этого не было сделано раньше. Либо можно подать международную заявку на базе российской регистрации на товарный знак прежнего юридического лица с распространением действия на новую страну локации и в последующем предоставить права использования товарного знака в данной стране новому юридическому лицу по лицензионному договору.
Если новая страна локации бизнеса не является членом Мадридской системы международной регистрации товарных знаков, то подача международной заявки из данной страны или с распространением своего действия на данную страну станет невозможной. Придется подавать отдельную национальную заявку.
– Наверняка, проблем возникает меньше при регистрации и защите знака в Центральной Азии – все-таки это довольно схожие с нами правовые системы?
Да, правовые системы регистрации товарных знаков в странах Центральной Азии схожи с российской. Патентные ведомства Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Монголии, как и Российское, проводят экспертизу поступаемых заявок по существу, в том числе – на предмет их сходства до степени смешения с более ранними товарными знаками.
Как и в России, сложностями в успешной регистрации товарного знака в странах Центральной Азии могут стать выявленные более ранние национальные заявки или регистрации на товарные знаки, а также выдвигаемые национальными патентными ведомствами так называемые абсолютные основания для отказа, касающиеся наличия или отсутствия различительной способности, способности ввести потребителя в заблуждение.
Перед подачей заявки рекомендовано провести поиск в желаемой стране, а также провести консультацию с местным поверенным касательно наличия или отсутствия рисков получения отказов по абсолютным основаниям.
– А как дело обстоит с другими регионами Азии, которые стали популярными бизнес-направлениями в 2022 и 2023 годах: Китай, Гонконг, Сингапур, Тайвань? В чем их особенности?
Прежде всего, необходимо понимать, что Китай, Гонконг, Тайвань – это отдельные юрисдикции со своим национальным законодательством и Патентным ведомством. Гонконг и Тайвань не являются членами Мадридской системы международной регистрации товарных знаков. В данных странах возможен только вариант с подачей национальных заявок. Китай и Сингапур являются членами Мадридской системы, и их можно указать при подаче международной заявки. Об особенностях мы подробно поговорим на Форуме.
– По какому пути сейчас идти выгоднее и перспективнее? Пакетная/ национальная система регистрации/Мадридская система? В чем принципиальная разница и сложности?
Защищать свои права на товарный знак необходимо в каждой стране, в которой ведется бизнес, производятся товары и/или оказываются услуги, поставляются товары. И в отношении каждой страны необходимо осуществлять отдельные действия по регистрации своих прав. Мадридская система международной регистрации товарных знаков – самый удобный вариант с точки зрения финансовых и временных затрат, а также с позиции управления действием правовой охраны для своего товарного знака в той или иной стране.
Однако Мадридская система имеет существенный недостаток в виде зависимости международной регистрации от базовой заявки/регистрации в течение 5 лет. Если с базовой заявкой/регистрацией что-либо случается в стране происхождения заявителя, то прекращает свое действие международная регистрация во всех указанных при подаче странах.
Кроме того, далеко не все страны являются членами Мадридской системы. И поэтому часто выбираются смешанные варианты с подачей и международной заявки, и национальных заявок в отдельных странах.
– Наблюдали ли вы за минувший год какие-то громкие кейсы / суды с участием наших компаний по этому вопросу, которые могут стать прецедентами? На чей опыт в этом случае ориентируется Россия?
Судебные дела могут тянуться годами. Разворот российских компаний в сторону Азии только начался, поэтому рано еще говорить о громких делах с их участием.
На сегодняшний день российские компании могут смотреть на опыт других иностранных компаний по отстаиванию своих прав и законных интересов в странах Азии. Если компания входит на национальный рынок, а успешной регистрации ее товарного знака препятствует более ранняя регистрации национальной компании, тогда можно попытаться, например, оспорить данную более раннюю регистрацию, доказав недобросовестность действий его владельца.
Так, например, поступили владельцы известного бренда Jägermeister, обнаружив в Китае регистрацию на данный товарный знак, но выполненный китайскими иероглифами (это совсем свежий спор 2022 – 2023 гг.). В Китае вообще законодательство и судебная практика придерживается довольно жестких критериев оценки недобросовестности поведения лица. Например, в отличие от России, наличие у владельца товарных знаков большого количества товарных знаков может рассматриваться как признак недобросовестности, если он эти знаки не использует или использует для целей дальнейшей продажи третьим лицам. Таким образом, суды Китая занимают более категоричную позицию в борьбе с так называемым пиратством товарных знаков.
Кроме того, можно попытаться доказать наличие у себя права преждепользования. В таком случае две регистрации могут сосуществовать. Например, в 2012 г. в споре Apple Inc. против Proview Technology (Shenzhen) Co., Ltd. в Пекинском суде компании Apple удалось доказать свои предшествующие права на товарный знак IPAD. А вот Toyota проиграла спор с компанией Prius Auto Industries Ltd. и не смогла доказать свои более ранние права на товарный знак Prius в индийском суде.
– Советуете ли вы клиентам выбирать тот или иной вариант регистрации, исходя из целей бизнеса? Будет ли отличаться стратегия?
Наша общая рекомендация клиентам – в каждой стране производства товара/оказания услуги и в каждой стране, куда ввозится товар, как можно скорее осуществить проверку своего товарного знака и инициировать процедуру получения прав на него путем подачи либо национальной заявки, либо международной, если возможно. Проверка знака позволит оценить риски получения претензий от третьих лиц в случае использования товарного знака, а подача заявки зарезервирует за клиентом право на свой товарный знак и обезопасит от возможных последующих действий конкурентов.
Система международной регистрации товарных знаков удобна в смысле возможности в любой момент заявить о расширении действия регистрации на новую страну, в зависимости от расширения планов компании по производству и поставки своей продукции.
– Какой бы алгоритм действий вы описали клиентам, которые сейчас планируют регистрировать и защищать товарные знаки за рубежом?
Процедуру всегда надо начинать с проверки, о которой говорилось выше. Прежде, чем вкладывать деньги в производственный процесс или процесс поставки продукции, необходимо выяснить, свободен ли национальный рынок от более ранних прав третьих лиц. И, конечно же, надо как можно скорее зарезервировать свое право на товарный знак, подав заявку.
– За какими трендами в области интеллектуального права вы сейчас посоветовали бы следить юристам? Какие отрасли/вопросы будут наиболее перспективны и интересны в 2023, на ваш взгляд?
Во все времена важным является отслеживание правоприменительной практики. Именно из характера рассматриваемых судами дел и решений, ими принимаемых, можно судить об актуальных трендах в той или иной стране, какие проблемы являются наиболее насущными и острыми. Поэтому я бы порекомендовала юристам следить за судебной практикой в странах, входящих в круг интересов клиента.
Кроме того, я бы рекомендовала обратить более пристальное внимание на патентование технических решений в области продуктов и технологий. Многие компании, устремляя свой взор на зарубежные рынки, прежде всего, думают о защите прав на свои товарные знаки, но, к сожалению, напрочь забывают о таком важнейшем объекте интеллектуальной собственности как изобретение. Здесь могут быть скрыты большие подводные камни, которые несут в себе риски возникновения серьезных конфликтных ситуаций.
Подробный разбор кейсов, общение с профессионалами, ответы на главные вопросы из первых уст – на площадке XXIV Форума по интеллектуальной собственности. Главная встреча года для экспертов по теме ИС по традиции объединит инхаус-юристов, специалистов по интеллектуальной собственности, консультантов и патентных поверенных. 6 и 7 апреля 2023 года в офлайн и онлайн – форматах.
